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矿山机械行业注册商标与企业名称权利冲突时处理路径

发布时间:2022年01月07日    点击:[3]人次

矿山机械行业注册商标与企业名称权利冲突时处理路径

裁判要旨

在后使用的企业名称与在先注册的商标发生权利冲突时,应考虑在先注册商标知名度、经营者使用该企业名称的历史渊源、企业名称的使用方式、使用人的主观恶意等因素。若在后使用企业名称的经营者不存在违反诚实信用的情形,可以允许其继续使用企业名称,但应规范使用其企业名称。

案情

原告上海建设路桥机械设备有限公司在第7类破碎机等商品上注册了系列商标,其中第215072号“山宝”图文商标于1984年11月15日核准注册,第854402号“山宝+shanbao”图文商标于1996年7月14日核准注册。原告使用在破碎机等商品上“山宝”等图文商标自1998年起连续被认定为上海市著名商标。

被告江苏山宝集团有限公司于1999年12月15日设立,原企业名称为江苏信义机电设备有限公司,于2004年9月2日变更为现企业名称。被告是原告的经销商,曾长期销售原告的“山宝”牌破碎机等商品。被告除了销售原告的商品,亦生产“信義”品牌的破碎机等商品。被告的“信義”图文商标自2008年起连续被认定为江苏省著名商标。被告在经营活动中除了标注了“信義”图文商标外,还在展会上、网站上、产品上突出使用“江苏山宝集团”“山宝集团”“jiangsushanbaogroup”“shanbaogroup”等标识。2015年1月15日,原告给被告发函,称取消被告的经销商资格,并要求其不得继续将“山宝”、“shanbao”及近似词语作为企业字号使用。此后,原告起诉要求被告不得以“山宝”和“shanbao”作为字号;不得突出使用“山宝”和“shanbao”字样。被告辩称:被告使用现企业名称已经有很长时间,“山宝集团”和“shanbaogroup”系被告企业名称的简称,被告使用的商标是“信義”,相关公众不会产生混淆,故应驳回原告的诉讼请求。

裁判

上海市浦东新区人民法院经审理认为,被告自2004年开始使用现企业名称,原告此前从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议。被告使用“山宝”为字号有其历史渊源,不违背诚实信用原则和公认的商业道德,不构成不正当竞争。原告的“山宝”“shanbao”商标具有较高知名度,被告突出使用“江苏山宝集团”“山宝集团”等标识,易使相关公众产生混淆,侵害了原告的注册商标专用权,被告应当规范使用其企业名称。法院判决:被告停止侵害原告的注册商标专用权,规范使用其企业名称;驳回原告的其余诉讼请求。

判决后,原、被告均提起上诉,上海知识产权法院二审依法维持原判。

评析

本案涉及在先注册商标与在后企业名称的权利冲突。

当两者发生权利冲突时,应考虑以下因素:1.在先注册商标的知名度。在先注册商标的知名度越高,他人将商标作为字号使用导致混淆的可能性也越高。2.企业名称的使用方式。对于突出使用企业字号,可能导致消费者混淆的,根据商标侵权的有关规定处理。将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照反不正当竞争法处理。3.历史因素和使用人的主观状态。若被告故意将他人在先注册的有较高知名度的商标登记为企业字号,则可以根据反不正当竞争法的有关规定,判令被告停止使用该企业名称,变更字号。若被告注册登记企业名称并不具有主观恶意,且已连续使用相当长的时间,而商标注册权人长期怠于维权的,则仍可允许其继续使用企业名称。4.利益平衡。注册商标专用权与企业名称权均属于受法律保护的民事权利,因而不同的权利主体在行使权利时,均不得超越其权利边界而损害他人的合法权益。若被告将他人的商标作为企业名称的字号注册并无恶意,但突出使用字号会引起相关公众混淆的,法院在允许被告继续使用该企业名称的同时,可要求被告规范使用企业名称,以避免侵害他人的注册商标专用权。

本案被告使用“山宝”为字号有其历史渊源。被告是原告的经销商,被告自2004年开始使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称,至今已持续使用10余年时间,在此期间,原、被告双方有频繁的业务往来。原告知道或应当知道被告使用“山宝”字号可能会使相关公众造成一定混淆,但原告此前不仅从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议,而且持续与被告发生业务。被告在长期的经营活动中已积累了相应的商誉,该企业名称承载了被告的商誉。被告注册、使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称,不违背诚实信用原则和公认的商业道德,不构成不正当竞争。同理,被告使用其企业名称的英文翻译“jiangsushanbaogroupco.,ltd”亦不构成不正当竞争。

被告使用“山宝”作为字号之前,原告注册在破碎机等商品上的“山宝”商标已具有较高知名度。被告在经营活动中突出使用“江苏山宝集团”等字样,易使相关公众对商品的来源造成混淆,侵害了原告的注册商标专用权,被告应当规范使用其企业名称。

本案案号:(2015)浦民三(知)初字第192号,(2015)沪知民终字第754号

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